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淺議與海外申請關聯(lián)的專利申請的撰寫和申請策略

隨著中國?產(chǎn)?的發(fā)展，許多國內(nèi)企業(yè)?出去，積極參與國內(nèi)和國際兩個市場，這些企業(yè)的創(chuàng)新能?和

知識產(chǎn)權保護意識不斷提?，在國內(nèi)和海外同步獲得知識產(chǎn)權保護的需求不斷提升。在將這些企業(yè)的科

技創(chuàng)新成果轉化為知識產(chǎn)權時，???要考慮到國內(nèi)的專利實踐，另???要考慮到海外的專利實踐，

以成本有利的?式實現(xiàn)在國內(nèi)和海外同步獲得?主知識產(chǎn)權的良好保護。?般??，在海外申請專利的

成本與在國內(nèi)相?是顯著更?的，然?合理地利?規(guī)則和本地的專利實踐可以節(jié)約費?或者避免不必要

的費?，這可以在專利申請?件的撰寫中預先予以考慮。

?前，在專利代理?業(yè)中，較為普遍的現(xiàn)象是，專利代理所將專利代理業(yè)務劃分為國內(nèi)專利代理業(yè)務和

涉外專利代理業(yè)務，這些業(yè)務由不同的專利代理師承擔，他們相互之間的業(yè)務交叉程度較低。不僅熟知

國內(nèi)專利業(yè)務?且熟知海外專利業(yè)務的專利代理師并不?分普遍。從事國內(nèi)專利代理業(yè)務的專利代理師

通常承擔較多的國內(nèi)專利撰寫業(yè)務，對于海外專利實踐的了解程度有限。從事涉外專利代理業(yè)務的專利

代理師的主要?作內(nèi)容之?是將海外申請?的外?專利申請?件按照中國專利實踐轉換成中?專利申請

?件和處理各種審查意?通知書，他們承擔專利申請?件撰寫的機會通常不多。

針對國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)和海外的同步的知識產(chǎn)權服務需求，在撰寫專利申請?件時可以綜合考慮國內(nèi)的和

海外的專利實踐，特別是世界知識產(chǎn)權五?局即中國知識產(chǎn)權局（CNIPA）、歐洲專利局（EPO）、美

國專利商標局（USPTO）、?本特許廳（JPO）、韓國特許廳（KIPO）的專利實踐。歐、美、?、韓

是國內(nèi)企業(yè)在海外申請專利的?個主要的?標國。

?、專利申請?本的撰寫?格

在五?局中，美國專利制度與其他國家和地區(qū)的專利制度有明顯的差異，美國專利申請?本的?格與常

?的歐洲專利申請的?格不同。當常??格的歐洲專利申請在轉換成美國專利申請時，說明書和權利要

求書?般都需要較?幅度的修改，以符合美國專利申請的形式要求。在五?局中，在美國之外的其他國

家和地區(qū)?般都可以接受美國?格的專利申請?本。對于專利申請?本的?格，中國知識產(chǎn)權局具有?

泛的包容性，?論是哪種?格的專利申請?本通常都是可接受的，?主要注重于專利的實質性授權條件

的審查，特別是注重于發(fā)明是否具備新穎性和創(chuàng)造性的審查。

在撰寫專利申請?件時，如果國內(nèi)企業(yè)專利申請的海外?標國有可能包括美國在內(nèi)，則以接近美國?格

的?式撰寫申請?件通常是有利的，在后續(xù)遞交美國專利申請時以及在專利審查中可以減少、甚?避免

美國本地的專利代理師對專利申請?件的?幅度修改?作，該修改?作關系到美國專利申請的成本。在

撰寫專利申請?件時，如果國內(nèi)企業(yè)的專利申請的海外?標國主要針對歐洲地區(qū)，則以接近歐洲?格的

?式撰寫申請?件可能更加有利。

以下是兩種不同撰寫?格的權利要求的示例，其中，示例?類似于常?的美國?格，示例?類似于常?

的歐洲?格。

示例?：

?種安全帶卷收器，其包括：

框架；

卷軸，所述卷軸可轉動地安裝在框架上并且構造成?于被安全帶纏繞；

鎖緊機構，所述鎖緊機構構造成?于，在發(fā)?事故的情況下，鎖緊所述卷軸，以便防?該卷軸進

?步轉動；以及

負載限制裝置，所述負載限制裝置構造成?于，在鎖緊機構已經(jīng)動作之后，允許安全帶?卷軸上

拉出有限?度，其中，所述負載限制裝置……

示例?：

?種安全帶卷收器，其包括框架(10)、可轉動地安裝在框架上的、安全帶可纏繞于其上的卷軸(20)以及

適于鎖緊該卷軸的鎖緊機構（30），所述鎖緊機構在發(fā)?事故的情況下防?該卷軸進?步轉動，其特征

在于，該安全帶卷收器包括負載限制裝置（40），在鎖緊機構已經(jīng)動作之后，所述負載限制裝置允許安

全帶?卷軸上拉出有限?度，所述負載限制裝置……

?、關聯(lián)專利申請之間的相互影響

專利申請的申請?是?個重要的?期，直接關系到申請?或者說專利權?的知識產(chǎn)權根本利益。企業(yè)的

產(chǎn)品研發(fā)通常是?個持續(xù)的?期過程。有時，為了搶占較早的申請?，在產(chǎn)品研發(fā)的初級階段就已考慮

專利申請的布局，然?最終研發(fā)完成的產(chǎn)品與在初級階段形成的產(chǎn)品概念可能存在?定程度的差異。另

外，在?些情況下，產(chǎn)品研發(fā)具有短周期性，在前?代產(chǎn)品研發(fā)之后會在短時間內(nèi)迅速研發(fā)出下?代產(chǎn)

品，相鄰兩代產(chǎn)品的時間間隔短。在撰寫專利申請時，可以考慮到產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)性，盡量避免在先遞

交的專利申請影響在后遞交的專利申請的專利性。

出于各種各樣的考慮因素，?些申請?期望專利申請盡快獲得專利授權，傾向于選擇在遞交專利申請的

同時請求實質審查、請求提前公布專利申請，以便盡快啟動實質審查，盡快得到專利授權。?些申請?

采取發(fā)明和實?新型同?申請的申請策略，其中，???期望通過發(fā)明專利申請獲得保護期限較?的穩(wěn)

定性較好的專利，另???期望通過實?新型專利申請較早地獲得專利權。專利代理師在撰寫專利申請

?件時可以了解申請?的產(chǎn)品研發(fā)狀況，幫助申請?確定合適的申請策略。

眾所周知的是，在?次申請遞交之后，在?次申請的優(yōu)先權期限內(nèi)，可以提出在后的專利申請，同時要

求享有?次申請的優(yōu)先權。在后的專利申請既可以包含?次申請的技術內(nèi)容，也可以包含新增加的技術

內(nèi)容。然?，要求優(yōu)先權并不意味著?定享有優(yōu)先權。專利代理師需要清楚地判斷哪些技術?案享有優(yōu)

先權、哪些技術?案不享有優(yōu)先權以及在不享有優(yōu)先權的情況下在先申請對在后申請的專利性的影響，

這對獲得穩(wěn)定的專利權?關重要。

在專利法意義上的優(yōu)先權的概念可以追溯于《保護?業(yè)產(chǎn)權《巴黎公約》》，（以下簡稱：《巴黎公

約》）。按照《巴黎公約》，當申請?已經(jīng)在?個成員國正式提出第?次發(fā)明或實?新型專利申請，該

申請?或其權利繼承?在規(guī)定的期限內(nèi)在其他成員國就相同主題提出專利申請時，可以享有優(yōu)先權。

與《巴黎公約》的規(guī)定相對應，在中國《專利法》中規(guī)定：申請??發(fā)明或者實?新型在外國第?次提

出專利申請之?起??個?內(nèi)，?在中國就相同主題提出專利申請的，……，可以享有優(yōu)先權。

針對國內(nèi)的?次申請，在《專利法》中也有類似的規(guī)定：申請??發(fā)明或者實?新型在中國第?次提出

專利申請之?起??個?內(nèi)，?向國務院專利?政部?就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

在優(yōu)先權的規(guī)定中涉及兩個關鍵要素：“相同主題”和“?次申請”。在專利法意義上的“相同主題”是指，

技術領域、所解決的技術問題、技術?案和預期的技術效果相同的發(fā)明或者實?新型。

下?借助?個示例來更具體地闡述優(yōu)先權的概念以及在相互關聯(lián)的專利申請的撰寫中對優(yōu)先權的考慮。

示例三：

申請?按照時間先后順序遞交了申請?、申請?和申請三。在申請?中包含主題?、主題?，但是在申

請?的權利要求書中只包含主題?。在申請?的優(yōu)先權期限內(nèi)，申請?要求了申請?的優(yōu)先權，在申請

?中除了申請?的全部內(nèi)容之外還在說明書中補充了新的實施例，申請?的獨?權利要求1進?了重新概

括，以使其保護范圍覆蓋新的實施例，申請?的權利要求書包含了主題?、主題?以及反映新實施例的

主題三。申請三為PCT申請，申請?本與申請?的申請?本完全相同。由于在提出申請三時申請?的優(yōu)

先權期限已經(jīng)屆滿，故申請三只要求了申請?的優(yōu)先權。

在申請三中，主題?和主題?在被要求優(yōu)先權的申請?中并??次申請，因為其已作為相同主題記載在

申請?之中，因此不能享有申請?的優(yōu)先權；主題三在被要求優(yōu)先權的申請?中作為相同主題被?次申

請，可以享有申請?的優(yōu)先權。

示例四：

在撰寫?次申請時要注重了解產(chǎn)品研發(fā)的現(xiàn)狀和客戶的需求，并且在此基礎上確定申請策略。在?次申

請時針對在研發(fā)前期已形成的產(chǎn)品概念撰寫申請?件，以搶占盡可能早的申請?，其中，申請類型采?

發(fā)明和實?新型同?申請。可以預計，在?次申請的優(yōu)先權期限內(nèi)，產(chǎn)品研發(fā)會最終完成，最終研發(fā)的

產(chǎn)品有可能基本相同于研發(fā)前期的產(chǎn)品概念，也有可能與之不同。如果最終研發(fā)的產(chǎn)品與研發(fā)前期的產(chǎn)

品概念相?有實質性變化，則需要再次提出專利申請。此外，在申請?件的撰寫中同時還要考慮到將來

的海外申請。

在該示例中，在撰寫?次申請時預先考慮到將來的在后申請，以及預先考慮到將來的海外申請，其中，

以合理的措施適當延遲?次申請的實?新型申請的過早授權和公開，避免實?新型專利對在后申請的專

利性產(chǎn)?不利影響。

?般情況下，實?新型專利申請只經(jīng)過形式審查。為了提?審查效率，降低審查員的?作負荷，專利代

理師通常在提交實?新型專利申請時或者利?兩個?主動修改時機盡可能地避免或消除形式缺陷，以達

到實?新型申請盡快授權的?的。?些實?新型申請甚?在不到半年的時間內(nèi)就已經(jīng)獲得授權和公告。

在該示例中，在提交?次申請的實?新型申請時，在權利要求書中保留?些典型的形式缺陷，例如權利

要求的多項引?的引?關系、在權利要求中包含優(yōu)選特征等等。在收到補正意?通知書之后，可以在答

復期限屆滿前不久處理這些形式缺陷，以充分利?兩個?的補正期限，必要時還可以辦理延期?續(xù)。在

收到授權通知書之后，可以在臨近辦理授權登記期限屆滿前不久辦理授權登記?續(xù)。通過合理的延遲措

施，可以在最終產(chǎn)品研發(fā)完成之前，在在后專利申請的遞交之前，使得?次申請的發(fā)明申請和實?新型

申請均處于未公開狀態(tài)，不構成在后專利申請的現(xiàn)有技術。

在該示例中，最終研發(fā)的產(chǎn)品與研發(fā)前期的產(chǎn)品概念存在?定的差別，可以視為最佳實施例，并且研發(fā)

前期的產(chǎn)品概念仍具有專利保護的價值，因此有必要再次提出專利申請。在后專利申請可以要求?次申

請的優(yōu)先權，在?次申請的申請?本的基礎上做出修改，例如重寫權利要求書，其中，在獨?權利要求

中可以進?重新概括，以使其保護范圍覆蓋各個實施例，?部分權利要求可以反映?次申請的技術?案

并且可以享有?次申請的優(yōu)先權，?部分權利要求可以反映最佳實施例并且不享有?次申請的優(yōu)先權；

在說明書中可以新增最佳實施例以及針對重寫的權利要求進?適應性的修改。

在該示例中，為了在海外獲得專利保護，可以提交PCT申請，同時要求上述兩個先后遞交的專利申請的

優(yōu)先權。

示例五：

?次申請的撰寫由其他專利代理所完成。國內(nèi)企業(yè)認識到，該專利申請所承載的產(chǎn)品的重要性，有關的

技術創(chuàng)新在國內(nèi)和海外都具有專利保護的價值，并因此委托實?更強的專利代理所由更富有經(jīng)驗的專利

代理師辦理在后的PCT申請的撰寫?作。

在辦理PCT申請撰寫時，應當查明?次申請的案情。該?次申請因在請求書中勾選了提前公布?已被公

布。經(jīng)過對技術?案的深?研究，可以發(fā)現(xiàn)?次申請的權利要求的保護范圍有顯著的改進空間。在撰寫

在后的PCT申請時需要考慮到，?次申請已公開對在PCT申請中不享有優(yōu)先權的技術?案的專利性的影響。

在該示例中，海外申請的?標國包括美國。對于將來的基于PCT申請的美國申請??，?次申請的公開

在美國申請的有效申請?以前的?年以內(nèi)發(fā)?，?次申請的公開不會不利地影響在后申請的專利性。按

照美國專利實踐，在有效申請??年內(nèi)由發(fā)明?或直接從發(fā)明?處獲知的其他?披露的對??件不是現(xiàn)

有技術。在美國以外的許多國家中，對于將來的基于PCT申請的海外申請??，已公開的?次申請構成

海外申請中的不享有優(yōu)先權的技術?案的現(xiàn)有技術，并且因此可能對它們的專利性產(chǎn)?不利影響。

在該示例中，技術?案涉及?種汽?變速器，適?于由內(nèi)燃機和電動機混合驅動。在?次申請中，獨?

權利要求的保護范圍與具體實施?式基本?差別。

發(fā)明?作為汽?變速器領域的專家，通常不具有充分的專利知識，關注重點往往在于實際研發(fā)產(chǎn)品的最

佳實施?式，在審稿時難以意識到?次申請的權利要求的概括是否合理。

在撰寫PCT申請時，在查明?次申請的案情的前提下，在專利代理師與企業(yè)的發(fā)明?和知識產(chǎn)權管理?

員共同研究和交流的情況下，???鑒于美國專利實踐，以已公開的?次申請不構成現(xiàn)有技術為出發(fā)

點，重新撰寫權利要求書，???鑒于其他海外國家的專利實踐，確保?部分權利要求可以享有?次申

請的優(yōu)先權，?部分權利要求即使在不享有?次申請的優(yōu)先權的情況下也具有專利性成?的較?可能

性，以便在?次申請中未被清楚描述的重要的技術細節(jié)可以通過有關的從屬權利要求得到保護，為申請

?在這些海外國家爭取盡可能?的利益。

三、權利要求的合理數(shù)量

在五?局中，以及在諸多其他國家的專利制度中，專利申請的官?費?以及專利代理費?通常都與權利

要求的數(shù)量密切相關。在撰寫專利申請時可以考慮權利要求的合理數(shù)量。

按照我國的專利實踐，10個以內(nèi)的權利要求不產(chǎn)?附加費，從第11項起產(chǎn)?附加費。按照美國的專利實

踐，3個以內(nèi)的獨?權利要求以及總共20個以內(nèi)的權利要求不產(chǎn)?附加費，從第21項起產(chǎn)?附加費，從

第4個獨?權利要求起產(chǎn)?額外的附加費；此外，多項引?的權利要求，不僅會產(chǎn)?額外的費?，?且

在計算權利要求項數(shù)時會按照被引?的權利要求的項數(shù)進?計算。按照歐洲的專利實踐，15個以內(nèi)的權

利要求不產(chǎn)?附加費，從第16項起產(chǎn)?附加費。按照?本和韓國的專利實踐，雖然沒有單獨的權利要求

附加費，但是專利審查費和維持專利的年費與權利要求的數(shù)量是直接相關的。總??之，權利要求的數(shù)

量越多，通常意味著費?越?。

關于PCT申請，權利要求的數(shù)量與官費?關。可以適當?shù)囟鄬?些權利要求，使得盡可能多的技術?案

被檢索，這對于此后的國家階段可以是有利的。

對于海外申請??，?論是通過《巴黎公約》途徑的專利申請，還是通過PCT申請進?國家階段的途徑

的專利申請，可以針對不同的國家采取不同形式的修改。這些修改通常可以在遞交的同時執(zhí)?，在?些

國家和地區(qū)可以在啟動實質審查之前的主動修改時機中實現(xiàn)。

在EPO，可選特征“優(yōu)選…”、“例如…”、“特別是…”或者類似的表述通常是可接受的，表述“A或者

B”、“A和/或B”、“A、B和C之中的?少?項”通常也是可接受的，多項引?的引?關系同樣是可接受

的，它們在EPO的專利實踐中被普遍采?。通過這些措施可以適當減少歐洲專利申請的權利要求的數(shù)

量。

在USPTO，多項引?的引?關系會導致?常?的附加費?，上?提及的可選特征也是不可接受的。在提

交美國專利申請時可以考慮這些因素，通過適當?shù)男薷模缤ㄟ^適當刪除?些重要性較低的權利要

求，通過引?表述“A、B和C之中的?少?項”等等，可以合理地控制權利要求的數(shù)量。需要提及的是，

在美國專利申請中，獨?權利要求的概念與我國實踐不同。例如當其他獨?權利要求對第?個獨?權利

要求存在引?時，其他獨?權利要求不被視為獨?權利要求。例如，權利要求1要求保護?種產(chǎn)品，權利

要求11要求保護?種?于制造權利要求1的產(chǎn)品的?法，在此情況下，權利要求11按照美國專利實踐不被

視為獨?權利要求。利?美國本地的這樣的專利實踐，對于包含在申請?件中的三個不同??，可以通

過三個獨?權利要求來實現(xiàn)更加全?的專利保護。

在JPO，可選特征是不允許的，但是多項引?的引?關系是可接受的。在KIPO，多項引?的引?關系是

不允許的，可選特征也是不允許的。然?與我國實踐不同，在韓國的專利實踐中，不同??的保護范圍

可以通過“或”關系來并列。通過合理地采?“或者”、“A、B、C之中的?少?項”或者類似的表述，可以

合理控制權利要求的數(shù)量。

綜上所述，在撰寫?次申請時，可以針對后續(xù)潛在的專利申請考慮?次申請的申請策略，使其與產(chǎn)品研

發(fā)的持續(xù)性相適應，盡可能降低和避免在先申請對在后申請的不利影響；在專利申請撰寫中，可以以寬

?的視野綜合考慮國內(nèi)的專利實踐和海外的專利實踐，采取合適的申請?本撰寫?格；針對海外申請的

不同?標國可以制定相應的策略，針對不同的海外申請采?與之相適應的申請?本，利?合理的規(guī)則控

制海外申請的成本。